“Haupt”商标争议案评析
《商标法》第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”能否用于保护私权及其适用条件，是长期困扰商标确权行政执法和相应司法审查的疑难问题之一。自2001年《商标法》实施以来，国家工商总局商标评审委员会（以下称商评委）在多次专家论证会的基础上制定了相应的审理标准。本文在阐明本款立法渊源、目的和含义的基础上，结合具体案例对本款的适用条件进行了分析。
基本案情
申请人：金丰利超硬刃具（深圳）有限公司
被申请人：深圳市辉锐实业有限公司
争议商标：第1127045号“Haupt”商标
（一） 当事人主张
申请人的主要理由：一、申请人与于1991年3月注册成立，专业生产硬质合金圆锯片产品，在全国各大城市均有办事处，代理销售申请人生产的Haupt商标锯片。产品销售在国内市场中占有相当大的比例，受到广大消费者的好评。申请人自1991年成立以来一直使用Haupt商标，被申请人的法人代表自1991年至1993年3月任申请人的报关员兼出纳员，明知申请人生产的Haupt商标的锯片，其于96年10月占股80％登记注册被申请人，并于同年11月即以申请人使用多年并信誉卓著的Haupt商标申请注册在与相同的产品上。二、被申请人的行为属于以不正当手段取得注册的行为。被申请人的法人代表在完全了解这些事实的情况下，在离开申请人之后，抢先在与申请人相同产品上申请注册Haupt商标，意图利用申请在先原则掠夺申请人多年经营成果，也即掠夺申请人商标信誉价值。其行为在客观上对申请人造成严重损害。该行为违背我国民法通则的诚实信用原则。
被申请人答辩的主要理由：一、1991年3月，长春工业刀片总厂与香港金田木业机械有限公司合资成立了深圳金丰利公司。由于港方没有销售能力，资金不到位，深圳金丰利公司亏损几十万于1995年初解体。申请人的产量、市场、信誉等之词实属无稽之谈。二、申请人提出被申请人的行为属于不正当手段取得注册行为实属诬陷。首先，申请人在被申请人提出注册前根本没有多少新锯片生产量，更谈不上产品信誉，当时申请人亦属于刚起步阶段。其次，Haupt商标于1992年底才设计出来，申请人称1991年成立以来一直使用Haupt商标纯属谎言。三、从历史客观事实讲，被申请人的法人代表是原金丰利公司报关员兼出纳员，但这并不能以此推论该商标即为抢注，具体要看事实，该商标虽然使用在先，但数量有限，既不存在驰名又不存在知名，申请人没有一个解体之前的见证人，对当时的历史一点也不知情，而答辩人的代表才是原金丰利公司成立伊始的见证人，对于公司设立初期――演变――解体及公司的生产运营情况是最有发言权的。
（二） 商评委审理与裁定
商评委经审理查明：一、争议商标系由被申请人深圳市辉锐实业有限公司于1996年11月18日向商标局提出申请，于1997年11月14日获准注册，指定使用商品为第7类的锯片（机器零件）等，注册号为1127045。二、被申请人的有关申请人成立时间、争议商标“Haupt”设计时间及使用时间等答辩意见表明，其一，被申请人的法定代表人曾经担任过申请人的工作人员，职务是报关员兼出纳员。其二，“Haupt”是申请人在先设计、使用的商标。其三，被申请人的法定代表人对于申请人的生产经营情况非常清楚，“是最有发言权的”，其对于“Haupt”商标的设计、使用情况是明知的。鉴于被申请人在答辩意见中客观上承认了对其不利的案件事实，我委予以确认。
商评委经审理认为，被申请人的法定代表人曾经是申请人的工作人员，在离开申请人后设立了生产同类产品――硬质合金圆锯片的被申请人，其在明知“Haupt”是申请人在先设计、使用的商标的情况下，却在锯片（机器零件）等商品上申请注册“Haupt”商标，被申请人的行为违反了诚实信用原则，属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为。依据《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款、第四十三条之规定，我委裁定：申请人对被申请人注册的第1127045号“Haupt”商标所提争议理由成立，该商标注册予以撤销。
评析
本案的焦点问题是，“Haupt”商标系申请人在先使用的商标，但不符合《商标法》第13条的未注册驰名商标的条件，被申请人明知申请人在先使用该商标而予以申请注册。对于此类申请注册行为，能否适用《商标法》第41条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定予以制止。
一、“以其他不正当手段取得注册”的理解
《商标法》第41条第一款源自1993年《商标法》第27条和《商标法实施细则》第25条。1993年商标法修改时，国务院《中华人民共和国商标法修正案（草案）的说明》明确指出，目前在注册商标管理工作中碰到的一个问题是，某些人弄虚作假骗取商标注册，还有人以不正当手段将他人长期使用并具有一定信誉的商标抢先注册，谋取非法利益。现行《商标法》对这种欺骗性注册的问题缺乏相应的规定。针对这一情况，参照一些国家的做法，草案增加一款：“用欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的，由商标局撤销该注册商标”，即1993年《商标法实施细则》第27条的规定。根据该条规定，“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”是撤销注册商标的事由之一。按照1993年《商标法实施细则》第25条规定，《商标法》第27条行为系指：（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的；（2）违反诚实信用原则，以复制、摹仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的；（5）以其他不正当手段取得注册的。《商标法实施细则》在列举四种不正当注册行为之外，规定了第（5）项作为兜底性条款。其中，第（1）项是对“欺骗手段”的解释，目的在于维护正常的注册秩序；第（2）项至第（5）项是对“以其他不正当手段”的解释，主要目的在于保护私权。由此可见，1993年《商标法》第27条“以欺骗手段和其他不正当手段取得注册”规定的立法本意是既禁止欺骗商标注册机关的注册，也禁止侵害他人权益的不正当注册。2001年商标法修订时，将《商标法实施细则》第25条的第（2）项分解为现行《商标法》第13条保护驰名商标和第31条保护在先使用并有一定影响的商标；将第（3）项修改为现行《商标法》第15条禁止代理人或者代表人抢注商标所有人的商标；将第（4）项修改为现行《商标法》第31条禁止侵害他人合法在先权利，由于第（1）项是对“欺骗手段”的解释，没有单列。现行《商标法》第41条第一款虽然沿用了1993年《商标法》第27条的规定，但缺少了《商标法实施细则》第25条第（5）项的兜底性条款。而且，现行《商标法》第41条第一款将“以其他不正当手段取得注册”与违反《商标法》第10条、第11条、第12条、欺骗手段等绝对性理由并列，且以第二款和第三款规定了侵害特定权利人权益的相对性理由，从字面和逻辑关系上理解，本款中“以其他不正当手段取得注册”保护的是公共利益和注册秩序，不能用于保护相对人的权益。由此造成现行《商标法》难以制止其第13条、第15条、第31条规定以外的其他不正当注册行为。
鉴于此，商标评审委员会曾多次召开专家咨询会进行研究，研究后认为：从《商标法》的立法宗旨出发，考虑到前述该项法律条款的沿革，同时，鉴于实践中出现了难以适用现行《商标法》第13条、第15条、第31条予以制止的不正当注册行为，只能寻求适用第41 条第一款的规定。如果一律不适用该条款，既不符合立法本意，也不利于制止恶意明显的不正当竞争行为。在适用法律时，应当优先适用《商标法》的其他条款，只有违反诚实信用原则，恶意证据充分而《商标法》的其他条款难以调整的不正当注册行为，才考虑适用该条款，而且应当谨慎使用，严格把握适用要件。商评委根据立法本意和评审实践，在《商标审理标准》中将本款“其他不正当注册行为”界定为“基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为”，即“在《商标法》第13条、第15条、第31条等条款规定的情形之外，确有充分证据证明争议商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公平竞争的市场秩序，争议商标应当不予核准注册或者予以撤销”。
就本案而言，申请人基于其在先使用“Haupt”商标提出争议，但所举证据不足以证明其“Haupt”商标构成《商标法》第13条第一款规定的“未注册的驰名商标”，或者第31条规定的“在先使用并具有一定影响”的商标，显然无法适用上述条款。但是，申请人如能证明，被申请人注册争议商标“Haupt”违反了诚实信用原则，符合《商标法》第四十一条第一款的适用条件，则应当予以制止。
二、“以其他不正当手段取得注册”的适用条件
（一）申请人引证商标已经在中国在先使用
我国《商标法》以商标权注册取得和申请在先为原则，以使用在先为补充。根据《巴黎公约》有关知识产权地域性原则的规定，除驰名商标外，对注册商标的保护实行地域性原则。因此，对在先使用的未注册商标的保护也应当受到地域性原则的限制，否则会形成对未注册商标的保护程度高于注册商标的局面。《商标审理标准》将为“他人在先在中国使用”作为本款适用条件之一，符合《巴黎公约》和我国《商标法》的立法精神。所谓在先使用，是指在争议商标申请注册日之前，他人已经在中国使用其商标。与《商标法》第13条第一款和第31条不同的是，本款对在先使用没有“驰名”或者“有一定影响”的要求，只要构成在先使用即可。
本案中，申请人的“Haupt”商标最迟于1992年就设计出来，并开始在我国投入商业使用。争议商标“Haupt”的注册申请日为1996年11月18日，明显晚于申请人商标的设计和使用时间。因此，申请人的使用构成在先使用。
（二）争议商标与申请人引证商标使用商品属于同一种或者类似商品
首先，根据《商标法》第五十一条规定，注册商标的专用权及于商品的范围以核定使用的商品为限，根据《商标法》第28条、第29条、第52条第（一）项的规定，注册商标、在先初步审定商标和申请商标的禁用权以同一种或者类似商品为限，对未注册在先使用商品的保护也应以注册商标、在先初步审定商标和申请商标保持一致。其次，《商标法》第13条第一款对未注册驰名商标的保护、第15条对被代理人或者被代表人商标的保护、第31条对在先使用并具有一定影响商标的保护，都以商品相同或者类似为条件，本款的适用范围原则上应该与上述条款保持一致。故《商标审理标准》规定，“对在先使用商标的保护范围原则上限于与该商标所使用商品或者服务相同或者类似的商品或者服务上”。本案中，申请人商标“Haupt”在先使用在锯片等商品上，争议商标“Haupt”核定使用商品也是锯片（机器零件）等，属于同一种或者类似商品。
然而在评审实践的有些案件中，依据《类似商品和服务区分表》关于类似商品的划分或者通常的类似商品判定标准，争议商标使用商品与他人在先使用商标所使用的商品未构成相同或者类似商品，但客观上具有密切的关联性，严格执行《商标审理标准》，往往会形成相同或者类似商品上的注册被撤销，其他关联商品上的注册被维持的局面。这对在先使用商标所有人有失公平，也不利于完全制止不正当注册行为。对于此类案件，可以综合考虑在先商标的独创性，争议商标与在先商标使用商品的关联程度，如果使用商品关联程度高，争议商标容易造成消费者混淆的，可以不局限于《类似商品和服务区分表》的划分，将双方商标使用商品判定为类似商品。这样既可以有效制止不正当注册行为，也可以避免打破法条适用上的平衡。
（三）争议商标与申请人引证商标相同或者近似
《商标审理标准》将“不正当手段”定义为“确有充分证据证明系争商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册”，将“在先使用”界定为“在系争商标申请注册日之前，他人已经在中国使用该商标”。仅从字面含义解释，这种规定要求系争商标是他人在先使用的商标，换言之，要求争议商标与申请人引证商标相同。但是，争议商标与申请人引证商标构成近似的，势必会防碍申请人引证商标的注册和使用，也容易在市场上造成混淆，依法应予制止，评审实践在适用本款时也是如此掌握的。本案中，争议商标与申请人引证商标构成相同商标。
（三） 被申请人明知或者应知申请人引证商标存在
本款中“不正当”，是指被申请人明知或者应知申请人引证的在先使用商标，出于不正当竞争的目的而申请注册相同或者近似商标。判定被申请人是否明知或者应知，可以综合考虑下列因素：（1）被申请人与申请人曾有贸易往来或者合作关系；（2）被申请人与申请人共处相同地域或者双方的商品或者服务有相同的销售渠道和范围；（3）被申请人曾与申请人发生过涉及争议商标的其他纠纷；（4）被申请人与申请人存在内部人员往来关系；（5）争议商标注册后，被申请人出于牟取不正当利益的目的，胁迫申请人与其进行贸易合作的，或者索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金；（6）引证商标具有较强的独创性；（7）其他可以认定为明知或者应知的情形。
本案中，被申请人的法定代表人曾任申请人的出纳员，知晓申请人的商标设计等情况，构成上述所列第（4）项中情形，即被申请人与申请人存在内部人员往来关系。而且，本案申请人“Haupt”的字母经过设计，表现形式具有一定的独创性。因此，可以认定被申请人明知申请人在先使用“Haupt”商标而申请注册，违反了诚实信用原则。
三、“以其他不正当手段取得注册”的适用时限
由于本款主要适用于保护公共利益和注册秩序，没有规定时限。将本款解释适用于保护他人在先的合法权益，应当与本条第二款、第三款一致，规定相应的时限。《商标审理标准》规定，本款的适用时限参照本条第二款有关时限的规定，即在先商标所有人或者利害关系人认为注册商标属于本款规定情形而请求撤销的，应当自该商标注册之日起五年内向商评委提出。这是督促当事人及时主张权利、维护商标法律关系稳定性的需要。
本案争议商标的注册时间是1997年11月14日，申请人于1998年1月20日提出争议撤销注册不当申请。由于当时的《商标法》及其《实施细则》对撤销注册不当申请没有规定时限，故本案不涉及时限问题。
四、“以其他不正当手段取得注册”的修改与完善
由于现行《商标法》缺乏制止不正当注册的兜底性条款，而第41条第一款又将本属于兜底性条款的“以其他不正当手段取得注册”与禁用条款、显著性等绝对性理由并列，由此造成上述法律适用的困难。本文认为，之所以如此的原因可能有两种：要么是立法者过于自信，认为现行《商标法》第13条、第15条、第31条已经穷尽了所有可能出现的不正当注册行为，不再需要兜底性条款；要么是将“以其他不正当手段取得注册”仍然作为兜底性条款，但与绝对性理由并列属于立法失误。显然，《商标法》难以通过列举的方式穷尽实践中种类繁多的不正当注册行为。因此，修改商标法需要恢复兜底性条款，对此有种方案可供选择：
1、修正立法失误，恢复立法本意。
在保持现行《商标法》第41条内容和结构基本不变的前提下，将第一款中的“以其他不正当手段取得注册”调整至第二款“第三十一条规定的”之后，即“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，或者以其他不正当手段取得注册的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年时间限制”。
2、明确“其他不正当手段”的含义，单列实体性条款。
我国《商标法》虽然实行注册原则和申请在先原则，但申请和注册商标不得违反诚实的工商业习惯，侵犯他人在先使用商标，而且，商标的生命在于使用。因此，修改商标法应当以制止不正当注册为目的，加大对在先使用商标的保护，不再以“有一定影响”为条件，可单列一个条款，即“申请商标与他人在同一种或者类似商品上在先使用的商标相同或者近似，而申请人明知或者应知该他人商标存在的，不得注册。但该他人同意申请注册的，不在此限”，或者借鉴我国台湾地区“商标法”第23条第14款，规定为“申请商标与他人在同一种或者类似商品上在先使用的商标相同或者近似，而申请人因与该他人有合同、地缘、业务往来或者其他关系而知晓该他人商标存在的，不得注册。但该他人同意申请注册的，不在此限”，并以此取代现行《商标法》第15条关于代理人或者代表人不得抢注被代理人或者被代表人商标的规定和第31条关于“不得以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响商标”的规定。
第二种方案含义更为明确，且完全涵盖了现行《商标法》第15条、第31条对在先使用商标的保护，避免了法条重合，建议采用。
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