一、案情
原告上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司（下称老城隍庙公司）、上海豫园南翔馒头店有限公司（下称豫园南翔馒头店公司）诉称：原告老城隍庙公司为第772405号“南翔”商标权利人。原告老城隍庙公司将“南翔”商标授权豫园南翔馒头店公司使用，并由该公司负责南翔馒头店门店的经营。2019年年初，两原告发现被告上海南翔食品股份有限公司（下称南翔食品公司）、上海南翔餐饮管理有限公司（下称南翔餐饮公司）涉嫌超出其商标核定的使用范围开展餐饮加盟业务。被告上海市浦东新区北蔡镇润泽小笼店（下称润泽小笼店）为其中一家加盟门店，被告向某某为该店实际经营者。两原告主张四被告的如下行为构成商标侵权及不正当竞争：第一，被告南翔食品公司、南翔餐饮公司在涉案特许经营项目的招商加盟中、四被告在餐馆门店的经营中使用“南翔”“南翔小笼”标识，构成对两原告享有的第772405号“南翔”商标权的侵害，并构成擅自使用有一定影响的服务名称。第二，被告南翔食品公司、南翔餐饮公司在招商加盟宣传中使用“始创清朝同治十年”“百年南翔”“非物质文化遗产”“南翔小笼第六代传人”“正宗南翔小笼”“创始人黄榕”等文字及相关传承历史、原告门店照片及消费者评价截图的行为，以及四被告在餐馆门店的经营中使用“始创清朝同治十年”的行为构成虚假宣传。两原告请求判令被告立即停止侵权、消除影响并赔偿经济损失及合理费用300万元。
被告南翔食品公司辩称，被告南翔食品公司仅授权被告南翔餐饮公司及加盟店铺使用其“南翔”商标、字号及荣誉。涉案招商的行为均由被告南翔餐饮公司单独实施，与被告南翔食品公司无关。
被告南翔餐饮公司辩称，被告南翔餐饮公司使用“南翔”的权利基础有三：一是基于被告南翔食品公司合法授权使用的注册在小笼包、烧麦等商品上的“南翔”系列商标。二是基于被告南翔食品公司合法授权使用的字号“南翔”，且自身的字号亦为“南翔”。三是基于“南翔”地名的正当使用。被告南翔餐饮公司的注册地址为嘉定区南翔镇。被告南翔餐饮公司不存在虚假宣传行为。被告南翔食品公司持有的“南翔”商品商标被评为“中华老字号”。
被告润泽小笼店、向某某辩称，其使用被诉标识系经被告南翔餐饮公司、南翔食品公司合法授权，已尽到合法注意义务，不构成商标侵权。
法院经审理查明：同治十年（1871年），南翔镇“日华轩”点心店店主黄明贤始创“南翔馒头”。光绪二十六年（1900年），曾在“日华轩”店学徒的吴翔昇至城隍庙开设“长兴楼”。后该店更名为“南翔馒头店”。新中国成立后，南翔馒头店持续经营，后经改制更名为老城隍庙公司。南翔馒头店作为其内部单位继续经营，并于1994年注册第772405号“南翔”商标，核定使用于第43类餐馆服务上，有效期至2024年11月20日。第772405号“南翔”商标于2006年被商务部认定为“中华老字号”。“南翔”商标于2009年变更注册人名义至原告老城隍庙公司。原告豫园南翔馒头店公司系原告老城隍庙公司的全资子公司。2019年，原告老城隍庙公司将包含第772405号“南翔”商标在内的多个商标普通许可授权给原告豫园南翔馒头店公司使用。
吴家馆的小笼馒头源自南翔镇“日华轩”。新中国成立后，吴家馆更名为凤巢酒家，由嘉定县饮食服务公司主管。嘉定县饮食服务公司于1986年在第38类小笼包等商品上注册第260205号“南翔”商标。该商标有效期至2026年8月19日。后上海佳味速冻食品厂作为上海“94专项”项目成立并受让第260205号“南翔”商标，于1993年、1996年、1997年先后注册第640055号、第808760号、第1023475号“南翔”商标，核定使用商品均为第30类汤圆、小笼包等。20世纪，佳味速冻食品厂注销，上述商标均变更注册人名义为南翔食品公司。2019年，被告南翔食品公司授权被告南翔餐饮公司使用上述“南翔”商品商标。被告向某某经营的润泽小笼店系加盟店铺之一。两被告南翔食品公司、南翔餐饮公司自2019年开始，超出其商标核定使用范围，开展餐饮加盟业务，将“南翔”“南翔小笼”标识用于店招、店内装潢、海报、餐具等物品上。被告在招商加盟宣传中使用“始创清朝同治十年”“百年南翔”等文字。
二、裁判结果
浦东新区人民法院经审理认为，本案的关键在于判断被诉标识的使用与原告服务商标的使用在类别上是否构成相同或类似，容易导致混淆。第一，涉案的直营及加盟店铺的经营模式是基于特定消费者的购买要约而制作、提供食品，属于餐饮服务的提供行为。第二，原国家工商行政管理局商标局印发的《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条规定，服务商标的使用是指为提供服务而在服务场所、服务招牌、服务工具、带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品、带有服务商标的账册、发票合同等商业交易文书、广告及其他宣传用品上的使用。该种使用具备指示服务来源的作用。被诉标识使用于餐饮店铺的店招、店内装潢、小票、海报、餐具上，是用于指示餐饮经营者的服务来源，故应认定在类别上构成相同。同理，被告在餐饮服务特许加盟的招商展会、网站和微信公众号的宣传中对被诉标识的使用，与上述使用性质相同。结合在案证据，被告对其商品商标的不规范使用已造成相关公众的混淆误认。故被诉侵权行为构成对原告服务商标专用权的侵害。
关于被告基于地名、字号合法使用的抗辩是否成立。涉案店铺均不位于南翔镇内，但却在店招、店内装潢等处将“南翔”“南翔小笼”突出标注，亦无其他任何关于地理位置的描述、介绍。以一般消费者的认知，该种标注方式应为指示来源意义的商标性使用，而非对于地理位置的说明或描述。故对两被告的该项抗辩意见，本院不予采纳。关于字号，原告服务商标获准注册的时间为1994年，并于2006年被认定为“中华老字号”，被告字号与两原告的服务商标处于长期共存状态。两被告于2019年开展餐饮加盟业务时，应当预见如将“南翔”字号授权他人使用，会造成误认，损害原告的合法权益，但被告却放任这种结果发生，在原告采取维权行为之后，仍未停止上述行为。故该抗辩均不成立。
关于被诉行为是否构成不正当竞争。结合在案证据及被告的历史渊源，部分被诉宣传行为有事实依据，部分宣传行为尚不足以达到引人误解或需要适用《反不正当竞争法》予以规制的程度。故对该主张，本院不予支持。
据此，法院判令四被告停止商标侵权行为，被告南翔食品公司、南翔餐饮公司赔偿原告经济损失200余万元，并刊登声明、消除影响。该案经二审维持原判。
三、评析
本案主要涉及老字号背景下商品商标和服务商标权利冲突的司法判定。商品商标与服务商标的权利边界看似泾渭分明，但当使用的载体表现为商品时，则可能产生权利冲突。
（一）服务商标使用的特殊性
根据商标贴附或使用的载体及区分对象的不同，可以将商标区分为商品商标和服务商标。商品商标贴附或使用在商品上，用以将商品生产者或经营者的商品同他人的商品区别开来。服务商标使用在服务上，用于将服务提供者的服务同他人的服务区别开来。[1]
现行国际上通用的区分商品与服务类别的尼斯分类，在其前身国际工业产权保护局管理的商品分类中，1935年以前只有商品商标，没有服务商标。1957年版的《尼斯协定》中已经出现服务商标。如今，《尼斯国际分类表》中的第35类到第45类总共11类为服务商标，已经为包括中国在内的WIPO各成员国所采纳。服务商标在我国发展较晚。我国1982年《商标法》尚没有关于服务商标的规定。1993年，我国《商标法》第一次修订时，才增加了对服务商标的保护规定。目前，我国关于服务商标的管理规定主要见于《商标法》第四条“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标”、原国家工商行政管理局商标局发布的《关于保护服务商标若干问题的意见》、国家知识产权局制定的《商标侵权判断标准》中。
基于上述法律法规，服务商标的使用具有如下特征：第一，服务商标无法附着于无形的“服务”上，而需附着于相关商品上。服务商标系为了标注服务的来源，因服务具有无形性的特点，故服务商标无法直接附着于服务之上。根据《关于保护服务商标若干问题的意见》，在下列情形下的使用，视为服务商标的使用：（1）服务场所；（2）服务招牌；（3）服务工具；（4）带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品；（5）带有服务商标的账册、发票、合同等商业交易文书；（6）广告及其他宣传用品；（7）为提供服务所使用的其他物品。第二，服务商标必然存在一定程度的跨类使用。如前所述，服务商标必然使用于一定物质载体之上，而物质载体必然属于一定商品类别，那么该服务商标实际产生了一定程度的跨类使用。第三，“互联网+”模式下商品商标和服务商标的重合范围进一步加大。传统产业中，各商品或服务种类之间相互边界较为清晰。互联网信息时代，对信息传播方式、交易模式和消费观念都产生了深刻的影响。“互联网+”环境下的商品或服务呈现出复合性的特征。以APP为例，其属于《商品和服务区分表》中的第9类计算机软件类产品。同时，其提供的服务如教育培训、销售等，又分属于其他类别。
（二）商品商标和服务商标权利冲突的司法判定
本案系较为罕见的涉老字号商品商标和服务商标权利冲突的案件。应先根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，判断侵权人是否存在超范围或不规范使用其注册商标的情况，再对被诉行为系属于商品商标使用抑或服务商标使用作出判断。
首先，区分核心在于判断商品提供行为、服务提供行为。一般认为，商标的功能包括来源指示功能、质量保证功能以及广告宣传功能。服务商标发挥的是指示服务来源、保证服务质量、宣传服务的功能，与商品商标的主要功能一致，特殊之处在于服务商标的使用附着于物质载体之上，如服务招牌、服务工具等。因此，要对涉案物质载体上的商标使用行为作出评判，判断其标识使用行为指示来源的核心系提供服务还是提供商品。如在原告上海田子坊投资咨询有限公司诉被告上海泛亚生物医药集团有限公司等侵害商标权纠纷一案中，原告为“田子坊”商标权利人。该商标核准使用于第32类奶茶等商品上。被告经营的店铺在店招、店内装潢、饮料杯上使用“田子坊”等字样。原告主张被诉行为构成商标侵权。法院经审理认为，被告在店招、店内装潢、饮料单、招商广告上使用“田子坊”字样，正是为了识别相应的饮料产品。虽然饮料杯子上有“田子坊”字样，但由于饮料属于液体，必然需要相应的容器。饮料杯子属于必须的服务用品，是被告所提供的饮品服务的组成部分。因此，上述使用方式均为服务商标的使用，未超出使用范围，且不会引起公众对商品来源的混淆。故法院判决驳回原告的诉讼请求。
其次，区分途径为重点审查载体和行为的模式、场域。就载体而言，《关于保护服务商标若干问题的意见》规定，在服务场所、服务招牌、服务工具、带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品、带有服务商标的账册、发票、合同等商业交易文书、广告及其他宣传用品以及为提供服务所使用的其他物品上使用服务商标，视为服务商标的使用。就行为而言，商品提供行为主要表现为批量化、规模化的生产和销售，一般是先有商品的生产，然后再是消费者的购买。而服务提供行为主要表现为个体化的现做现卖，一般是先有消费者的购买要约，然后才有服务的提供。[2]本案中，被诉店铺均系基于消费者的购买要约提供餐饮服务，被诉标识使用于餐饮店的店招、店内装潢、收银小票上，故被诉行为应属于餐饮服务的提供行为。
再次，系争标识的知名度、历史因素应予考量。最高人民法院在“稻香村”商标异议复审行政纠纷案中指出，应对历史、现实以及业已形成的市场秩序给予充分的尊重，在尽可能地划清商业标识之间界限的基础上，公平合理地作出判断。本案原、被告享有权利的“南翔”商标均系“中华老字号”，分别核定使用于服务、商品类别上，双方长期共存，已然形成相应的市场格局和法律秩序，并为公众认可和接受。现被告作为同业经营者，其行为已超出其商品商标指示其商品来源的必要范围，产生标识其服务的效果，故被诉行为构成对原告服务商标专用权的侵害。
最后，对边界重合地带应审慎认定侵权。就标识的使用形态而言，部分使用形态属于典型的商品商标使用方式，如将该标识附着于商品外包装上对外销售；部分使用形态属于典型的服务商标使用方式，如将标识使用于店招、店内装潢、广告宣传等上。随着现代服务贸易的不断发展，二者的重合地带日益增多，较为常见的如服务工具、服务有关的物体等。若被诉标识使用于小笼包产品的包装袋上，因本案被告为商品商标的权利人，包装袋亦为提供商品的必要载体之一，则倾向于认定未超出商品商标的使用范围。（袁田 林巧）
注释：
[1]刘维,陶钧,范静波.商标法:原理与案例[M].北京:中国法制出版社,2020.
[2]凌宗亮.商品商标与服务商标的权利边界与侵权判断[J].中华商标,2015(3).
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