首件未注册驰名商标的认定与保护――“惠尔康”商标争议案例评析
2004年，国家工商总局商标评审委员会（下称商评委）审理，裁决了“惠尔康”商标争议案。这是自2001年12月1日《商标法》修改决定施行以来，商评委认定与保护驰名商标的最早实践。“惠尔康”商标是国家工商总局通过商标确权程序认定的第一件未注册驰名商标。
案情简介
申请人厦门惠尔康食品有限公司于2002年12月25日，对被申请人福州维他龙营养食品有限公司注册的第1267138号“惠尔康”商标（以下称争议商标）向商评委提出争议裁定申请。
一、当事人主张与理由
申请人称：（一）申请人创建于1992年底，是一家在食品行业具有很高知名度的大型企业。（二）申请人依据《商标法》第十三条规定，主张其在饮料、八宝粥商品上长期使用的“惠尔康”商标是驰名商标。（三）“惠尔康”从1992年起就一直是申请人的企业字号。申请人从1993年起将标有“惠尔康”文字的产品包装申请外观设计专利。争议商标损害了申请人的商号权和外观设计专利权。（四）被申请人抢注惠尔康商标的过程，是有预谋、有步骤、连贯性的，其行为在主观上是明知、恶意的，其目的不是为了使用，而是为了牟取非法暴利。被申请人的行为已严重违反了我国《商标法》的有关规定和诚实信用原则，争议商标应予撤销。
被申请人答辩称：（一）被申请人一贯重视依法申请注册商标或受让商标。1997年6月被申请人从天津惠尔康科技公司受让了第701244号“惠尔康HEK”商标，之后进行了扩展和延伸注册。（二）申请人并没有获得第32类02组“惠尔康”商标，抢注商标的恰恰是申请人本身。（三）因为与天津惠尔康科技公司注册的第701244号“惠尔康”相近似，申请人在第32类商品上“一直使用‘惠尔康’商标”的做法，属于侵犯他人商标专用权的违法行为。（四）我国商标法体现的是申请在先原则。（五）申请人不断以明显相类似的理由向商标局和商标评审委员会提出异议和争议的理由不能成立，请求商评委依法公正裁定。
二、商评委审理与裁定
商评委经审理查明，争议商标为文字“惠尔康”，指定使用商品为第32类的汽水等，申请注册时间为1997年8月20日。
申请人厦门惠尔康食品有限公司成立于1992年12月23日，“惠尔康”为申请人的字号。同时，“惠尔康”也是申请人在先使用在饮料等商品上的商标。
早在争议商标申请注册日期之前，申请人及其“惠尔康”商标就获得了有关部门授予的多种奖项与荣誉称号。这一事实，有申请人提交的经过公证的荣誉证书及奖牌照片复印件为证。根据中国饮料工业协会编纂的《全国饮料工业企业经济指标资料汇编》，申请人的各项指标在全国饮料行业中位居前列。根据厦门银城会计师事务所有限公司于2003年2月25日出具的《专项审计报告》，申请人1995年度至1997年度的主要经济指标良好。根据申请人提交的产品包装照片复印件，申请人将“惠尔康”商标广泛使用于水蜜桃汁、燕窝黑米八宝粥等多种饮料食品上。多年来，申请人采取了多种形式对其“惠尔康”商标进行了广告宣传。
商评委认定，经过长期、广泛的使用和宣传，申请人使用在饮料等商品上的“惠尔康”商标在相关公众中已具有很高的知名度，属于《商标法》第十三条第一款规定所指的驰名商标。
本案争议商标的文字与申请人的字号、商标文字相同。争议商标的字体与申请人在先使用于饮料等商品上的“惠尔康”商标字体相近似，并且与申请人的法定代表人叶美兰在先享有外观设计专利权的饮料包装罐上使用的字体相近似，特别是其中的“尔”字均使用了在现代社会生活中不常用的繁体字。
被申请人与申请人同处于福建省。被申请人曾于1995年2月16日申请注册与申请人商标文字、图形相同的第934358号“惠尔康及图”商标，商标局以该商标“注册使用势必会引起消费者对商品产源的混淆、造成误认误购”为由于1998年11月12日裁定不予注册。
其后，被申请人受让了天津市惠尔康科技公司注册的第701244号“惠尔康HEK”商标。在转让发生之前，“天津市惠尔康科技公司”已于1996年4月30日注销，被申请人的受让注册行为存在着明显的法律上的瑕疵。该商标已被商标局以连续三年停止使用为由撤销注册。
商评委认为，被申请人明知“惠尔康”是申请人的字号、在先使用于饮料等商品并享有较高知名度的商标，却采用抄袭、复制的不正当手段在类似商品上进行注册，其主观上具有明显的进行不正当竞争、牟取非法利益的恶意，其行为既损害了申请人就其驰名商标、字号所享有的权利，也容易造成消费者对商品产源的混淆误认。
依据《商标法》第十三条第一款、第三十一条、第四十一条第二款、第四十三条之规定，商评委裁定：第1267138号“惠尔康”商标注册予以撤销。
三、评析与思考
（一）未注册商标能否被认定为驰名商标？
在审理本案的过程中，一个争论较大的问题就是，未注册商标能否被认定为驰名商标？
为了适应加入世贸组织的要求，我国《商标法》于2001年进行了重大修改，将有关驰名商标保护问题第一次上升到法律中做了规定，“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”从上述规定看，认定与保护未注册的驰名商标乃是题中应有之义。依笔者浅见，之所以会有不同认识与历史上的习惯做法有某种关联。1996年颁布并施行的《驰名商标认定和管理暂行规定》中，将驰名商标定义为“在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标”，有一个时期，商标局认定和保护驰名商标仅限于注册商标，久而久之，在一些人的头脑中就留下了只能认定注册商标为驰名商标的烙印。
什麽是驰名商标？根据《驰名商标认定和保护规定》中的定义，驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。我们使用的“驰名商标”这个概念是对“Well-known Trademark”一词的翻译，在日本商标法中相对应的概念则为“周知商标”，在修改前《商标法实施细则》中使用的概念是“公众熟知商标”，似乎更接近于“Well-known Trademark”一词的本意。从驰名商标的定义来看，其中并不包括任何与注册有关的内涵。从本质上说，对驰名商标的保护就是对长期、广泛使用因而达到较高知名度的未注册商标的保护。有专家指出，商标的生命在于使用，一个商标是否属于驰名商标是一种客观存在的事实，是在市场竞争中形成的，并不由它是不是注册商标而决定。从商标权的地域性来看，许多外国公司要求得到保护的商标，在其本国往往已经获得注册，但在中国仍属于未注册商标。从商标权的相对性来看，我国《商标法》规定的注册商标专用权，“以核准注册的商标和核定使用的商品为限”，超出了核定使用的商品范围就成为未注册商标，这是不言而喻的。因此，《商标法》第十三条第二款规定的在不相同或者不相类似商品上对“已注册”驰名商标的保护，实际上仍是对未注册商标的保护。
国家工商总局先后认定了“惠尔康”、“中化”、“小肥羊及图形”等未注册的驰名商标，从而解决了未注册商标能否作为驰名商标加以保护的认识问题。
应当看到，目前社会上对于驰名商标的看法仍然有许多误区，特别是某些企业把驰名商标作为一种荣誉称号进行宣传，某些地方政府甚至把拥有驰名商标的数量当成了一项重要的政绩，进而出现了“重认定轻保护”、乃至“只求认定不求保护”的怪现象，这就使得寻求认定的驰名商标发生了异化，背离了驰名商标保护制度的宗旨。驰名商标并不是有形的奖杯或牌匾，而应体现为一种无形的力量。这种力量是内在于商标的，企业经过长期艰苦经营创造的商誉的凝聚力，是保证商品特质、表彰消费者身份与品味、培养消费习惯的市场号召力，是在相关案件中维护公平竞争、制止恶意抢注的对抗力。这种力量不可能通过拔苗助长、包装抄作而获得，更不可能通过追逐新闻热点、恶搞明星姓名加以抢注而获得。一言以蔽之，驰名商标的认定与保护，重在商标的使用，重在商誉的积累，重在企业的内功。
(二)认定驰名商标应考虑哪些因素，请求认定驰名商标需要提交哪些证明材料？
在商评委与商标局联合制定的《商标审查及审理标准》中规定，认定是否构成驰名商标，应当视个案情况综合考虑下列各项因素，但不以必须满足下列全部因素为前提：（1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标的注册情况；（6）该商标驰名的其他因素。
关于请求认定驰名商标需要提交的证据材料，实际上也就是企业在经营活动中使用、宣传其商标所形成的各种书证、物证、视听资料等证据。《商标审查及审理标准》作了比较详尽的规定，限于篇幅，本文就不一一列举了。需要把握的要点是：第一，当事人所提交的证据材料，目的在于证明其商标在系争商标申请之日前已为相关公众所普遍知晓。因此，宜提交早于系争商标申请注册日期、公开使用商标所形成的证据。第二，为证明商标驰名所提供的证据材料不以中国为限，但当事人提交的国外证据材料，应当能够据以证明该商标为中国相关公众所知晓。第三，为增强证据的证明力，在有关经济指标、统计数据等方面，应当提交具有公信力的中介组织、社会调查机构所出具的审计报告或社会调查报告，而不宜由当事人自己制作统计表格。第四，应当注意证据材料之间的相互呼应，以形成完整的证据链条。例如，为了证明某一次广告宣传活动的实际发生，不仅要提交广告发布合同，还应提交该合同已经履行的证明，如广告费收据、节目录像带或光盘、电视台出具的播出证明等。
本案中，申请人为了证明其“惠尔康”商标的知名度，向商评委提交了以下几个方面的证据材料：
第一、证明相关公众对申请人惠尔康商标知晓程度的证据材料。包括：1、申请人获得的荣誉证书（福建知名品牌、福建省名牌产品等）；2、申请人的行业排名情况；3、市场调查情况；4、申请人“惠尔康”产品包装被仿冒的情况；5、全国各地经销网络情况。
第二、证明惠尔康商标使用持续时间的相关证明材料。主要有：1、从1993年起部分“惠尔康”产品的照片；2、从1992年到2002年卫生防疫部门对惠尔康饮料、八宝粥等产品所作的卫生结果报告单；3、从1993年到2001年申请人将标有惠尔康商标的产品包装向国家专利局申请外观专利情况。
第三、证明惠尔康商标的宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料。包括：1、从1995年到2001年累计投入1.18亿人民币广告费（审计报告）；2、部分广告发票复印件；3、户外广告和车身广告的图片、促销活动的现场图片、广告海报图片、广告促销品的图片；4、部分报纸报道复印件及公证书；5、部分广告宣传合同复印件。
第四、惠尔康饮料及八宝粥从1995年到2001年的产量、销售量、销售收入、利税情况。有关资料来自于厦门银城会计师事务所有限公司对申请人的专项审计报告，具有公信力，反映出申请人具有良好的经济指标。
(三)如何认定被申请人的恶意？
本案一个突出的特点是申请人与被申请人之间曾经多次发生商标纠纷，后者企图利用各种手段抢占“惠尔康”商标权，在主观上具有明显的恶意。
《商标审查及审理标准》规定，判定系争商标申请人是否具有恶意可考虑下列因素：（1）系争商标申请人与驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；（2）系争商标申请人与驰名商标所有人共处相同地域或者或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；（3）系争商标申请人与驰名商标所有人曾发生其他纠纷，可知晓该驰名商标；（4）系争商标申请人与驰名商标所有人曾有内部人员往来关系；（5）系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用驰名商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫驰名商标所有人与其进行贸易合作，向驰名商标所有人或他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；（6）驰名商标具有较强独创性；（7）其他可以认定为恶意的情形。
本案中，被申请人的主观恶意体现在以下三个方面：
1、双方共处相同地域或者双方的商品有相同的销售渠道和地域范围。申请人与被申请人同属于福建省，两家相距200公里，又都是从事食品生产的企业。从1992年起申请人的产品就在福州市场上销售，双方当事人与同一经销商发生过商业往来。
2、双方曾发生其他纠纷，可知晓该驰名商标该驰名商标。被申请人于1995年在第30类商品上申请注册“惠尔康及图形”商标，经商标局异议裁定不予注册，被申请人又于1997年申请注册第1321523号“惠尔康HEK”商标，该商标最终经商评委异议复审裁定不予注册。
3、驰名商标具有较强独创性。争议商标的字体与申请人在先使用于饮料等商品上的“惠尔康”商标字体相近似，特别是其中的“尔”字均使用了在现代社会生活中已不常用的繁体字。
综合上述事实，商评委认为被申请人对于申请人在先使用“惠尔康”商标、字号的情况是明知的，却采用抄袭、复制的不正当手段在类似商品上进行注册，具有明显的进行不正当竞争、牟取非法利益的恶意。
（四）如何看待被申请人受让第701244号“惠尔康HEK”商标的行为，申请人对“惠尔康”商标的使用是否存在“违法侵权”的问题？
本案被申请人一再强调其争议商标是在合法受让第701244号“惠尔康HEK”商标基础上进行的“扩展注册”，并声称“申请人在明知的情况下，违法侵权使用他人的注册商标，严重违反了商标法。”
经查，被申请人向商标局提交《转让注册商标申请书》的时间为1997年6月12日，该《转让注册商标申请书》上转让人名义为“天津市惠尔康科技公司”，盖章日期为1997年6月10日。而天津市惠尔康科技公司已于1996年4月30日注销，其公章已上缴，作为民事主体的法律资格已经消灭，不再具有民事权利能力和民事行为能力，在其注销一年后仍以“天津市惠尔康科技公司”名义实施的转让第701244号“惠尔康HEK”商标的行为，由于欠缺法律行为的根本生效要件，属于我国《民法通则》所规定的无效民事行为，应认定为自始不发生法律效力。
因此，一方面，被申请人所持的“扩展注册”说没有任何法律依据；另一方面，被申请人采取欺骗手段非法受让第701244号“惠尔康HEK”商标，并不能籍此获得相应商标权利，进而使其申请注册本案商标的行为合法化。
现行《商标法》第五十二条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。那么，能否仅凭天津市惠尔康科技公司曾经持有第701244号“惠尔康HEK”注册商标的情况，就可以判定申请人在历史上有过违法侵权使用的“原罪”呢？显然不能这样简单地下结论。
我国《商标法》在规定侵犯商标专用权的行为时，未明确规定“足以造成相关公众的混淆误认”这一构成要件，但并不意味着在判断侵权时只需进行同一种或者类似商品、相同或近似商标的机械化比对即可。北京市高级人民法院知识产权庭认为，“在商标近似判断中应当对是否足以造成相关公众的混淆、误认进行判定。”本案中，没有出现天津市惠尔康科技公司、被申请人对第701244号“惠尔康HEK”商标进行商业使用的任何证据。因此，混淆、误认的结果并未实际发生，混淆、误认的可能性也无从判定。在第701244号商标权已经在实质上、形式上彻底消灭的情况下，所谓“违法侵权使用”之说丧失了客观基础，在法律上也是明显不能成立的。
特别要指出的是，本案申请人实际上是“惠尔康”商标的在先使用者，其使用时间早于天津市惠尔康科技公司申请注册第701244号“惠尔康HEK”商标的时间，只是囿于我国《商标法》中没有“先使用权”的规定而不能据以确定权利。商标作为区别商品或者服务来源的标记，其识别作用需要通过与商品或服务的具体结合才能实现；商标作为一项无形资产，其价值应经过实际使用才得以形成、积累。保护商标权的要旨就在于维护诚实经营者通过艰苦努力创立的商业信誉，而不是鼓励一些人钻法律的空子，以商标注册为名，行符号圈地之实，从中牟取不正当的利益。从本案来看，我国《商标法》在坚持注册原则的同时，应考虑对商标在先使用人的权利给予更充分的保护，从而有效制止恶意抢注商标的行为，切实维护公平竞争的市场经济秩序。
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